摘要：反向工程作为一个技术术语，最早起源于美国，是在技术转移中发展出来的。在技术发达国家，反向工程的法律研究不仅促进了商业秘密法的发展，还为技术的发展提供了强有力的支持。但是我国就反向工程的法律研究却很缺乏、落后，这种现状不仅对我国商业秘密制度的发展不利，也会使我国的技术创新发展滞后。本文试图就商业秘密法中一个具有争议的问题即禁止反向工程的效力认定进行探讨，为该问题的解决提供一些思路。

关键词：反向工程；禁止条款；保密措施

一、问题研究的背景：反向工程在技术发展中的重要作用

提高一个国家或一个企业的创新能力主要有两种途径：一种是自主创新，即正向工程(forward engineering)；另一种是模仿创新，即反向工程(reverse engineering)。正如美国学者西奥多·利维特的研究结论所指出的：完全自主创新是罕见的，模仿性创新则是普遍的。[1]这是因为模仿创新风险低、投入少、效率高，从模仿创新——创造性创新(改进创新)——最终的创新(完全自主创新)是技术创新的最优之路。

反向工程起源于美国，也称反求工程(Counter engineering)或逆工程学(reverse engineering)，是在技术转移的实践中产生和发展起来的。[2]现在，反向工程在发达资本主义国家得到了广泛应用，模仿创新也是西方发达国家企业重要的市场战略之一。据统计，美国《幸福》杂志全球500强的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的模仿创新研究机构。[3]现在，已经有一些企业专门从事反向工程研究。在国际上，北美的反向技术发展比较成熟，加拿大有很多企业从事这一研究，其中做得最大的是Chipworks，这是一家专门致力于半导体晶片及微电子系统反向还原工程及分析的企业，很多国际大企业都是其客户，如Intel、Moto、IBM等。通过模仿创新，IBM公司进入了计算机领域，得克萨斯仪器公司打进了半导体市场，微软公司的Internet Explorer挤进了浏览器市场，并获得了重大成功。而许多后起之秀(新兴工业国家)正是依靠大量的模仿创新，实现本国的技术创新，最终与技术强国站在同一平台上对话，日本、韩国正是最好的例证。从1955年到1970年，日本企业实行(这种)模仿创新战略，在引进技术方面投入了150亿美元，在此基础上成功的消化吸收使日本节省了三分之二的时间和十分之九的研究费用，一步步建立了自己的竞争优势。从二十世纪六七十年代开始，日本公司(特别是日本的照相机以及汽车企业)大举进入美国市场，一度使大量的美国企业陷入困境，最终成功实现了赶超欧美企业的目标。

我国已明确了要建立“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”，国家也非常重视技术创新，我国的技术创新能力也有较大提升，但与世界先进企业相比仍有很大差距，技术创新之路还面临着重重难题，科学技术在诸生产力中远没有起到"第一”的作用，这将严重阻碍我国经济的发展。在该经济背景下，对反向工程研究具有较大的实践意义。

2007年2月1日实施的《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第12条第1款规定了通过自行开发研制(又称“独立发现”)或者反向工程等方式获得商业秘密，不认定为侵犯商业秘密的行为。反向工程和独立发现是获取商业秘密的两个主要正当手段，但与反向工程相比，独立发现有两个弊端：(1)独立发现的情形比较少；(2)独立发现没有前人的经验教训作为参考，会造成技术开发成本的浪费，也不利于整个技术开发产业的快速发展。因此，通过反向工程获取秘密信息是对商业秘密权最主要的对抗。法律仅规定反向工程是受法律保护的获取商业秘密的正当手段，但对实践中商业秘密权人通过约定禁止反向工程的条款来排除该合法手段的努力是否有效，并没有进行规定。理论上，对该条款的效力也一直有争议，一方面是依据合同意思自治原则主张该条款有效；另一方面是依据知识产权法中商业秘密权的特征主张该条款无效。故探讨禁止反向工程条款的效力就具有非常重要的意义。

二、反向工程在商业秘密制度中的地位

反向工程作为一个技术术语，法律不会对其进行评价，但是商业秘密法中的反向工程却具有对抗商业秘密权的效力，故法律必然对其进行评价，但该评价必须在商业秘密制度下进行。故本文先从分析反向工程与商业秘密权关系入手，明确反向工程在商业秘密制度中的地位，确定反向工程是公众可以放弃的权利，还是商业秘密权人必须容忍的义务。

(一)商业秘密权的弱财产权特征

与其他知识产权相比，商业秘密权具有特殊性，其财产权属性较弱，具体体现在以下方面：

1.商业秘密权的存续依赖于权利人的自力救济。

商业秘密权利是否存在依赖于权利人不间断的自我保护，不像著作权自创作完成、专利和商标自公告期满即享有权利。同时涉及商业秘密侵权纠纷时，商业秘密是否存在要个案认定。如果权利人不小心自己向不特定的一人披露了该秘密信息，则商业秘密权利就不存在了；如果权利人没有对秘密信息采取上锁、限制人员知晓等保密措施，没有进行自我保护，则法律也不予保护，这就与传统财产权和专利等其他知识产权不同，放置在家里的珠宝，即使你不锁门，不主动保护，法律也会严惩盗贼。将专利信息予以公开专利权人不用自我保护，他人复制，法律也会制裁非法使用者。法律保护的对象与其说是秘密信息，还不如说是一种符合最低商业道德的竞争秩序。

2.反向工程与自主研发是对抗商业秘密侵权的正当手段。

通过合法的反向工程和自主研发获取的秘密信息同样是受法律保护的，是被控侵权人的法定抗辩理由，这就不同于其他知识产权。正如ConFold Pacific，Inc.v.Polaris lndustries，linc.案件所言，与商业秘密权截然不同的是，专利权是能对抗全世界的一个权利。版权和商业秘密不具有完全的对世性，因为独立的发现(independent discovery)可以对版权或者商业秘密权进行抗辩。但是版权是一个比商业秘密更加充分(fuller)的财产权，因为在版权中，复制是侵权行为：但是复制一个商业秘密，反向工程所实施的，却不是侵权行为。[7]

3.权利的非独占性。

因为商业秘密权不能对抗通过正当手段获取秘密信息的人，因此所有正当获取信息的人都享有平等的完整的商业秘密权，这就导致权利共享性的结果。

简而言之，商业秘密的弱财产权最终就表现为反向工程、自主研发等正当手段对其权利强度的削弱。

(二)商业秘密权的道德自私性

智力成果属于信息的一种，具有“公共产品”的特点，即自然状态而言，经过多人多次使用而不会发生毁损灭失，故从道德上纯粹利他的角度而言，公共利益要求智力成果自产生之初就可以被公众使用；同时，任何知识财富的产生都是建立在吸收前人成果的基础上，它不仅含有创造者个人的独创因素，更包含社会的公有领域的精神成果，具有内容上的继受性和时间上的继承性，最终都应当与社会公众共享：信息的公开及自由传播是民主政治的一种特征，也是促进科技与经济发展的一个前提，[8]而民主政治的进行及科技与经济的发展目的在于促进公共利益的实现。因此，从自然状态和道德上的纯粹利他角度而言，智慧成果应当从开始就归公众自由、免费使用，但完全的道德上利他性会降低他人开发信息的主动性，不利于技术的发展，为了最终促进科技进步和社会发展，法律对一些智力成果的公有设定了私有的例外，如专利、作品、商标等。但这些例外必须有法律的明文规定，且为这些私有的信息设定了流入公共领域的途径作为保护的对价。专利无疑是最好的例证，公开披露和有限的权利期限就是法律为专利权设定的公有化途径。

但是商业秘密作为一种特殊的知识产权，相较于其他种类的知识产权，法律保护上更具有质疑性，因其权利内容为未公开的信息，商业秘密权人在主观上一直希望秘密信息不要公开，由自己一个人独享，从而获得巨大的经济利益，且在客观上也不断采取各种物理的、技术的保密手段防止他人发现自己的秘密信息，拒绝公众分享，如果该信息一直处于保密状态，除被他人自行研发并公开外，一直受到商业秘密法的保护，一直不为公众所知，这无疑阻碍整个社会的技术进步。因此，这种纯粹利己行为不仅在道德上具有很大的质疑性，法律也很难找到正当理由保护不公开的信息内容。但为了维护公平竞争、诚实信用的公共利益，法律对不正当获取商业秘密的行为进行规制，而非像专利一样直接保护信息的内容，禁止他人复制信息等。

(三)反向工程是商业秘密制度必不可少的支撑点

法律只规制通过不正当手段获取秘密信息的行为，实际上为公众设定了自由、免费获取商业秘密的途径，为秘密信息进入公有领域设定了通道，即以包括独立发现和反向工程等正当手段获取秘密信息的通道。正如美国最高法院的司法判决所表明的：法律承认他人在竞争中进行产品反向的权利，就体现了这个基本的宗旨——知识是公有财产。[9]所以反向工程作为秘密信息进入公有领域的主要途径，是法律对道德上具有自私性的商业秘密权进行保护的对价，国家作为公众代表一方与商业秘密权人进行的“交易”，故反向工程是商业秘密权人要获得保护必须容忍的义务，这种义务是不能违背的，一旦违背，“交易”就不存在了，秘密信息拥有者就无法受到保护了，商业秘密权也就不存在了。

在商业秘密制度中，禁止反向工程条款应当归入权利人采取的保密措施，但这种保密措施是无效的，突破了商业秘密法要求的自我保护的保密措施范围，试图借助外界的合同违约责任的强制力来保护自己的信息，无疑是无效的。正如Kewanee Oil co.v.Bicron Corp.案件中法官所认定的，“任何一部商业秘密法都不能禁止公众通过所谓的反向工程发现商业秘密，从而达到保护秘密的目的。”[10]

同时，禁止反向工程条款作为保密措施与权利人、员工等知晓或可能知晓秘密信息的人签署的用于维护信赖关系的保密合同不同，其约定对象是不可能直接接触到信息的人，是通过合同意思自治伪装外衣，排除他人通过正当手段获取信息的行为，突破了商业秘密法的外延，必然是无效的。

三、禁止反向工程条款无效

禁止反向工程条款有效的最大理由在于民法的“意思自治”原则，双方同意的情况下，法律不应当予以制止，但当双方当事人的约定损害其他法律制度时，这个约定无疑是无效的。正如上文所说，反向工程的存在是商业秘密制度存在的支撑点，是商业秘密权道德自私性的必然要求，故禁止反向工程条款的效力是无效的。以下理由能更充分地说明禁止反向工程条款是无效的。

(一)该条款打破了商业秘密权人的私人利益与公共利益的平衡

法律对任何行为进行评价都必须以行为背后的经济考量为基础，经济考量的直接体现莫过于各方利益的平衡。商业秘密法本身就是各种利益平衡的结果，因此，对禁止反向工程条款效力的认定就离不开各方利益平衡的分析。

商业秘密法的利益平衡机制，是国家平衡商业秘密权人的专有利益与社会公众获得知识和信息的公众利益以及在此基础之上的更广泛的促进科技、文化和经济发展的社会公共利益的制度安排。这种制度一开始就是作为协调和平衡知识创造者和使用者的利益关系，作为平衡知识创造者的专有利益或者说垄断利益与公共利益的制度安排而出现的。商业秘密权人的利益与公共利益是整个商业秘密法律制度中一对主要矛盾，而这两者之间的平衡是商业秘密法赖以实现其宗旨的保障。[11]

1.反向工程并没有损害商业秘密权人的合法利益

允许竞争对手进行反向工程并没有损害商业秘密权人的合法利益，因为其通常有两种对抗实施反向工程的竞争者的保护方式：反向工程人进入市场前的领先时间以及实施反向工程的高额费用。[12]

商业秘密权人享有市场竞争的领先时间，也就是说商业秘密权人在市场竞争中是占有“先机”的。从技术的角度而言，反向研究并不是轻而易举，而是一个过程：观察市场上的目标产品——对产品进行反向行为(整机解剖、零部件分析等)——开发自己的新产品工程——试验新产品并进行市场推广。而只有当后续生产商的新产品在市场上推广时，才可能会发生对原生产商利益的损害，而在此之前，原生产商完全可以收回研发成本。对生产商长期的研究表明其通常更依赖领先时间而不是依靠专利来保护其智力资产。[13]领先时间本身兼扮演着短期知识产权的功能。

对竞争对手而言，反向工程即具有很大的风险，也将耗费大量的成本。进行反向工程最大的利益在于可以避免重复开发的损耗以及独自开发可能出现的错误。但是也是有很大的风险，因为反向工程需要大量的时间和精力的投入，同时并不必然能成功。例如，去逆向分解某个化合物的合成步骤，这是非常难的，甚至不可能的。还有一种常见的情况就是对目标代码的反向工程，除非获取额外的信息(例如，有用于生成目标代码的微处理器指令)，则对一个复杂的软件进行反向工程将可能花费巨大的时间和资源。在Aari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.案件[14]中，Atari公司花了两年的时间进行反向行为，但最终并没成功，高昂的成本以及高风险会阻止反向工程的进行。因此，反向工程并没有损害原商业秘密权人的权益。

2.反向工程能带来较大的公共利益

允许反向工程，对后续生产商而言就意味着避免重复研究，降低技术开发风险，从而降低经济成本。而这些对社会公众而言无疑也是巨大的福利，因为资源是稀缺的，重复研发是一种资源浪费。由于商业秘密权人没有义务公布其商业秘密，而且总是希望自己的商业秘密保密程度越高越好，这就不可避免地带来重复创造的资源浪费。而通过反向工程获取秘密信息正是解决商业秘密制度中资源浪费必不可少的良药。

允许反向工程，会促使开发新产品的竞争加剧，加速革新的步伐。在著名的Bonit Boats，inc. v. Thunder craft Boats，inc.案中美国联邦最高法院论述了反向工程扮演的重要社会利益功能，即“公共领域中化学与机械制品的反向工程常常导致科技上的重大进步”。法院进一步补充道：“反向工程的竞争现实对发明者而言是激励之源”，可以促使发明者开发可受专利保护的思想观念。与在先产品相比，反向工程会产生两种产品：一是改进性产品；二是同质产品。无论哪种产品的产生，都能促进市场竞争。改进性新产品的产生不仅体现了社会进步，丰富了社会财富，更为市场竞争注入了新的活力，在先产品生产商为获取高额利润会提高技术水平，开发新的产品；同质产品的产生对竞争也是促进的，会直接导致市场上该产品价格的下跌，进一步会激发竞争者开发新的产品，以获得更高的利润。Bonit Boats案件还表明，即使反向工程并没有导致额外的发明，仍然可以为消费者提供较低价格的竞争产品，从而保障消费者的福利。不管是什么原因导致的竞争，只要竟争越激烈，创新的水平和速度也就越高越快，行业的发展也就越快。

允许反向工程，能规制市场垄断，提高市场活力。自由合法的竞争是治疗垄断的良药。反向工程会限制公司获取超然的市场权利，进而产生市场垄断。尤其对那些新开张的公司而言，反向工程还能有助于减少其进入市场的障碍。美国最高法院阐明："当一个产品进入公共领域，则只有专利产品能够在有限的时间内避免内在的竞争风险。”[15]商业秘密权人通过禁止反向工程的约定规避竞争的努力是徒劳的，是无法获得商业秘密法保护的。加拿大《统一商业秘密草案》第10条第1款规定，当商业秘密保护严重地损害社会公共利益时，或者不给与商业秘密保护而实现的社会利益将大于商业秘密保护而实现的社会利益时，允许终止对商业秘密的保护。[16]

(二)该条款破坏了专利法与商业秘密法并存的技术保护模式

就技术的保护而言，存在商业秘密法与专利法两种保护方式，两种保护方式因不同的价值取向、保护模式而能并存。专利法保护技术的目的在于鼓励发明创造从而促进科学技术进步与创新，[17]商业秘密法保护技术的直接目的在于维护商业道德保障竞争秩序，间接的目的在于鼓励发明创造；[18]专利法保护的是符合专利法较高要求的技术，专利权人通过公开技术内容的方式，换取一定期限的绝对垄断权利，禁止他人未经许可使用该技术信息，即使他人是通过独立发现获取的信息。而商业秘密法保护的是不公开的技术，商业秘密权人只能对抗通过不正当手段获取或使用技术信息的人，不能对抗诸如独立发现和反向工程等通过正当手段获取或使用的人，通过自我保密来维持权利的存在，权利的保护期限没有限制。专利权和商业秘密权织成了一张网，圈住了所有的私有技术方法，在网之外都属于公有的技术，任何人都可以自由使用，两者在价值取向及保护模式上的区别使得它们在面对同一权利客体时能够共存，不被另一方取代。正如美国最高法院在Kewanee Oil co. v. Bicron Corp.案件中所表明的态度：“一百多年以来，商业秘密制度与专利制度一直是共同存在的。各自有其独立的功能，一者的功能不能替代另一者。"日本学者伊光东晴甚至断言，现代经济是由商业秘密和专利交织而成的。[19]

虽然两种制度并存，但就技术信息的保护而言，商业秘密权与专利权属性却不同。保密是人类保护智力成果的最自然、最古老的方式，古代的统治者甚至杀掉那些有可能泄密的建筑师和工程师。中世纪的行会以及后来欧洲前工业化时代的手艺人往往对学徒及其未来的活动进行严格的限制。[20]这种私人保护形式(或者私力救济)依靠的是商业秘密所有人的物理保护手段以及雇员的忠诚。这就是对技术方法的自然权利保护模式，即商业秘密制度。但为了促进技术的快速发展，国家以“家父(理性国家)”的角色主持公平交易，在智力发明人的财产权保护与整个社会科技进步之间主持“衡平"与“对价”——国家尊重智力劳动者的自然权利，即一个智力劳动者如果愿意公开自己的创造性技术信息，国家将补偿给权利人一定时间、一定空间的独占使用权，使其继续保持因该技术而拥有的生产优势地位。技术进步是国家主持的这个公平交易的“标的”，国家只是给出了一些交易条件，专利制度不过是一个“衡平框架”。[21]这样的“公平交易”，专利就从商业秘密中分离出来了，而技术方法创造者的权利也从自然权利蜕变成了法定权利。专利权作为法定权，其“衡平框架”就表现为用有限的垄断期、公开披露以及严格的专利标准换取绝对的垄断权。这种衡平立足于目大的社会利益，是不允许被打破的。

禁止反向工程条款使商业秘密权变成了对抗通过正当手段和不正当手段获取信息的“强权”，[22]这种对抗使得专利制度与商业秘密制度在技术保护力度上没有了差别，而依据商人逐利的本性，当然选择商业秘密这种既对信息没有较高要求又享有无限期限的保护模式了，则专利制度就没有了存在的必要，商业秘密制度就取代了专利制度，公共利益必然受到较大损害，必然会被以衡平为基础建立的法定专利权所不容。正如美国著名的商业秘密法学James Pooley所言，商业秘密法不像专利法，并没有给予所有人任何权利以排除他人发现和使用信息。事实上，正是商业秘密的这个重要特性使商业秘密权非常的“弱”，也无法被专利法取代。因此反向工程的合法性不应该认为是商业秘密不受欢迎的部分，而是商业秘密法不可或缺的内容，没有这些内容，商业秘密法就会完全被取代。[23]

（四）相关典型案例分析

美国是商业秘密法律制度比较发达的国家，也是反向工程实践与理论研究较多的国家，故本文选取美国司法实践中两个有关反向工程的知名的、被美国法院和学者奉为“法典”的判例，充分阐述禁止反向工程条款的效力。

(一)Bonito Boats，Inc. v. Thunder Craft Boats，Inc.[24]——州法禁止反向工程的规定无效

Bonito Boats案件的案情如下：原告就玻璃纤维体闲船研发了一种新的船体设计，并冠名Bobito5VBR船投放市场。该生产工艺包括一个被喷上玻璃纤维的硬木模具，该模具是用来生产玻璃纤维船成品的。原告并没有就船体的功能、设计以及成品船的生产工艺申请专利。在Bobito5VBR船投放市场六年后，佛罗里达州颁布了制定法，禁止任何人通过直接的模制工序复制船体，并禁止对明知是通过上述方法复制的船体进行销售。依据州制定法，原告起诉被告利用复制模具的方法复制船体并进行销售的行为侵犯其商业秘密。

佛罗里达州初审法院认为，该州制定法与联邦专利法冲突，故依据联邦宪法有限条款，州制定法是无效的，从而判决被告胜诉，佛罗里达州上诉法院和美国最高法院维持了该判决，美国最高法院给予了一致同意的判决[25]，其判决要点归纳如下：

(1)专利法优先于商业秘密法。

当有关知识产权的州制定法与为了促进创新在公共权利和私人垄断之间进行衡平的专利制度相冲突时，州制定法必须做出让步。同时，联邦专利制度的有效运行依赖公众知悉的、非专利设计和功能的完全自由使用。佛罗里达州授予了船体生产者没有期限的保护，这种对世权在范围和运作上与联邦专利权相似，因此与支持对非专利思想进行自由竞争的专利法相冲突。

(2)专利法优先的理由在于专利制度是社会公共利益与私人垄断权之间的平衡的结果。

第一，专利制度本身反映了在鼓励创新的需要与避免垄断之间的平衡，垄断将压制竞争并扼杀与竞争相伴的科学技术进步。有限的垄断期、公开披露以及严格的专利标准是专利垄断权的对价。第二，专利的新颖性以及非显而易见性为思想的垄断设定了严格的标准，专利的新颖性要求技术思想必须没有公开使用过，因此，申请前对含有可专利性思想的产品的公开销售就终结了获得专利权的可能，“如果一个发明人听任或允许自己的发明产品公开使用或为使用而公开出售，他们的自愿行为或者对公开出售和使用的默认是对其自身权利的放弃，非显而易见性扩展了非专利产品的范围，其不仅仅包括公知的技术，还包括能被同领域普通技术人员通过对公开获得的资料进行反推容易发现的技术”。第三，新颖性和非显而易见性共同阐明了国会的意图，即通过对公知技术或由公开资料容易反推的技术的自由竞争和自由使用来充分实现专利条款后的立法目的，同时也表明国会的态度，即自由使用思想是基本原则，专利保护思想是例外规定。同时强调专利制度的最终目标是通过披露将新的技术与设计带入公有领域。

(3)禁止反向工程的制定法无效。

实质上，佛罗里达州制定法是授予了原发明人一个禁止对公开市场上产品进行反向的权利。这是联邦专利权人的权利，从来都不是州反不正当竞争法或商业秘密法能授予的权利。对公众可以获得的非专利产品进行研究和重组对科技的发展是非常重要的同时，非专利产品反向工程的威胁大大促进了国会设定的专利严格认定标准的成立。通过实际改变这种竞争事实，佛罗里达州以及相似的州法将变成联邦专利制度的替代性竞争者，这将违反国会创造一个统一的在功能和设计思想上划分一条公权和私权界限的制度的立法意图。

(二)Chicago Lock Co.v.Fanberg[26]——产品购买者不承担强加的禁止反向工程的义务

Chicago Lock案件是关于反向工程的典型案例，被美国法院多次引用。在该案件中，芝加哥锁厂是“管状”锁的生产商，该厂的贯政策是只向登记在册的锁的所有人出售一把系列号码锁的复制钥匙，并要求购买人留下能够证明登记的锁的所有人身份的文件，此外，该系列钥匙密码由厂家永久性保密保存。如果锁的所有人将钥匙丢失，他可以从该厂再获得一把钥匙；还可以找熟练的锁匠把锁“取”下来，通过分析锁芯结构，复制一把钥匙。后一种办法要比前一种耗费的时间短。锁匠为了工作方便，会将钥匙密码(即锁芯结构)记录下来，同时还记录了锁的序列号码。上诉人范伯格是一个出版商，出版过许多常规锁的锁匠手册，他登广告向所有锁匠寻求管状锁的钥匙密码相关数，然后对这些管状锁密码进行汇编，出版了《高级锁匠管状锁密码》，其中包括芝加哥锁厂的锁密码，因此，芝加哥锁厂提起诉讼，要求禁止被告未经授权散发该锁厂的管状锁钥匙密码。

第九巡回上诉法院认为：依据《侵权法重述》和美国最高法院的解释，“不正当手段”的概念都含有商业秘密占有人具有不得户他人泄露其秘密的义务的含义，所以该案的关键是提供相关数的个体锁匠对该商业秘密有无暗示的保密义务。地区法院认定该义务存在，但上诉法院则推翻了认定：“买锁人实施反向工程于自己的锁，然后将锁的序列号码和密码钥匙的相关数印出来，这是独立发明和商业秘密法明确允许的反向工程的最好例证。将不得披露义务强加给锁的所有人，将会影响加利福尼亚法院不保护通过'正当和诚实的手段'披露的商业秘密的意图"。在本案中，锁的所有人承担的暗示义务，实际上把一个公司的商业秘密转变成与联邦专和法授予的绝对保护权相类似的一种国家授予的垄断权利。对加利福尼亚商业秘密法的这种扩张必然会被联邦专利法的规定所优先。[27]

美国司法实践的两个重量级先例表明：无论是制定法还是合同法，禁止反向工程的条款都是无效的。虽然美国法院的判决理由表面上是联邦法对州法的优先，但实质上却是专利法对商业秘密法的优先，其优先的根本原因在于专利制度与商业秘密制度的构架平衡，在于专利制度的社会公共利益高于商业秘密的制度。因此这些经典案例内含的观点在我们国家也是可以被借鉴的。

五、小结

反向工程是商业秘密制度必不可少的组成部分，它充当着商业秘密制度与专利制度并存、商业秘密权与公共利益平衡的支撑点，禁止反向工程条款强化了商业秘密权的效力，打破了商业秘密权与专利权并存的局面，损害了公共利益，必然是无效的。正如美国商业秘密法知名学者所言：虽然在商法条文中该行为是被允许的，但是这可能是一种违宪的努力，即使用商法条文来规避宪法规定的专利和版权的时间限制。[28]

[1] 参见李建伟：《加入 WTO与企业模仿创新策略》,载《乡镇企业研究》2001年02期。

[2] 参见王兰荣、殷意文:《关于反向工程的探索》,载《技术经济》1991年05期。

[3] 参见李建伟:《加人 WTO与企业模仿创新策略》,载《乡镇企业研究》2001年02期。

[4] 参见《反向工程在未来的企业竞争中必不可少》,载《科学时报》2007年9月11日。

[5] 参见李建伟:《加入 WTO与企业模仿创新策略》,载《乡镇企业研究》2001年02期。

[6] 同上。

[7] See ConFold Pacific,Inc.v. Polaris Industries, Inc.,433 F.3d 952,pp.958-959. (7th Cir.2006).

[8] 参见吴汉东等:《知识产权基本问题研究》，中国人民大学出版社2005 年版，第730页。

[9] See Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.,376 U.S,225,pp.231-2(1964); Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S.234, p:237(1964).

[10] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.,94 S. Ct. 1879, p.476.

[11] 参见冯晓青:《商业秘密法平衡机制之探讨》,载《北京交通大学学报(社会科学版)》2004年9

月。

[12] See Pamela Samuelson & Suzanne Scotchmer, Law and Economics of Reverse Engineering, 111 YALE L.J. 1575,2002,P.1586.

[13] See Pamela Samuelson & Suzanne Scotchmer, Law and Economics of Reverse Engineering, 111 YALE L.J. 1575, footnote 45 (2002).

[14] See Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc., F.2d 832.

[15] Sears, Roebuck &Co. v. Stffel Co.,376 U.S. 225, pp.231-2(1964); Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, p. 237(1964).

[16] 参见冯晓青:《商业秘密法平衡机制之探讨》,载《北京交通大学学报(社会科学版)》2004年9月。

[17] 参见《中华人民共和国专利法》第1条:“为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新,适用社会主义现代化建设的需要,特制定本法。”

[18] 商业秘密的保护在我国在反不正当竞争法中规制,而反不正当竞争法的逻辑起点就在于保障竞争秩序。德国和日本也将商业秘密在反不正当竞争法中进行规制,其意图也是为了保障竞争秩序。

[19]参见谢晓尧:《竞争秩序的道德解读》，法律出版社 2005 年版，第 273 页。

[20] 参见汪堂家:《商业秘密与竞争中的伦理问题》,载叶敬德主编:《市场经济与商业伦理》,复旦大学出版社2002年版,第155页。

[21] 参见徐瑄:《专利权垄断性的法哲学分析》,载《中国法学》2002年04期。

[22] 正如上文所言,反向工程是获取商业秘密最通常的正当手段,否定了反向工程,就数量上而言,就几乎否定了商业秘密法中通过正当手段获取秘密信息的行为。

[23] See James Pooley, trade secret, 2006 by ALM Properties, Inc. , Law Joumal Press, New York, § 5.02[1].

[24] See Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. ,109 S. Ct. 971.

[25] 一致同意的判决在美国最高法院的判例史上是比较少见的,这说明美国法院对该案件涉及的问题已经达成了一致,美国学者也认为尽管在该案件之前对禁止反向的判决有支持的,但该案件是对在先判决的推翻。

[26] See Chicago Lock Co. v. Fanberg, 676 F.2d 400.

[27] See Chicago Lock Co. v. Fanberg,676 F.2d 400, p.405.

[28] See Craig L. Uhrich, The Economic Espionage Act-Reverse Engineering and the intellectual lProperty Public Policy,7 Mittlr 147, pp.168-169.

作者：郭杰

本文首发于《知识产权法研究》，2011年第2期。